侵权注册商标与外观设计专利该如何有效处理
来源：听讼网整理 2018-10-29 05:59
一、问题的提出
注册商标与外观设计专利发作竞合的状况主要有以下两种状况：一种是经营者把一种图形或图形和文字的组合请求了注册商标，又将包含该图形或图形和文字的组合以及产品包装、装潢一起请求了外观设计专利。另一种状况是甲经营者将一种图形或图形和文字的组合在自己的产品上请求了注册商标，而乙经营者又将与其相同或近似的图形或图形和文字的组合请求了外观设计专利，或许相反，甲请求了外观设计专利，乙请求了注册商标。由于我国商标和外观设计专利别离由两个部分办理，因而同一图形或图形与文字组合或许被两个部别离离颁发商标专用权和外观设计专利权。假如商标和外观设计专利均被核准布告，那么就发作了注册商标和外观设计专利权的竞合。当权利人将注册商标或许外观设计专利转让出去一个，保存一个，那么受让人行使商标专用权或许外观设计专利权时，常常与转让人保存的权利发作抵触，此刻竞合导致抵触，理论和实践中对是否构成侵权，，应当维护哪个权利，约束哪个权利常有不同观念，本文对此进行开端讨论。
二、事例
广东省浮山基业建筑材料有限公司(以下简称浮山基业)是“枫叶”商标开端权利人。“枫叶”商标是国家工商局商标局于1996年2月14日核准在玻璃密封液中运用的注册商标，注册号为814242号，
运用期限至2006年2月13日。
1996年12月6日，浮山基业又将枫叶图形、Maple加上555等图形和文字又请求外观设计专利并获得国家专利局的赞同(见附图2)，专利号为ZL96 3 15798.1.
经比对商标标识和外观设计图样发现“枫叶”及其字母Maple既是商标图画又是外观设计专利图画，但外观设计图画除了“枫叶”及其字母Maple外，还有555及英文字母等图画。
后来浮山基业于1997年5月28日经国家商标局核准将“枫叶”注册商标转让给哈市振作。但外观设计专利没有转让。尔后浮山基业的玻璃胶瓶子上运用“枫叶” 及其字母Maple、555及英文字母等图画，但在“枫叶”图画右上角不再标示注册商标符号R，而哈市振作受让“枫叶”商标后，在玻璃胶瓶子上运用“枫叶” 及其字母Maple、555及英文字母等图画，但在“枫叶”图画右上角标示注册商标符号R.两个企业的产品放在一同，除了上述不同外，浮山基业的“枫叶”图画的色彩稍微浅一些，此外一般顾客施以一般注意力难以发现其他显着不同。
带有555、“枫叶”图画的玻璃胶在哈市玻璃胶商场归于闻名产品。
1999年12月，哈市个体工商户王小唐收到浮山基业发来的带有枫叶图画的玻璃胶530箱。王小唐不知这批产品是否合法，要求浮山基业供给相关依据。浮山基业供给了其享有外观设计专利的证书复印件和佛山市专利事务所出具的浮山基业的ZL96 3 15798.1外观设计专利依然有用的“证明”复印件。浮山基业以为其尽管没有“枫叶”注册商标了，但依然享有枫叶和字母Maple等外观设计专利，去掉注册商标符号后运用枫叶图画和字母Maple并不违法。王小唐相信浮山基业的解说后开端出售这批产品，出售出去浮山基业的玻璃胶15箱，被哈市振作告发。哈市振作以为，浮山基业在转让了“枫叶”注册商标后，持续运用枫叶图画，构成对其侵权的侵权。而浮山基业以为，其向哈市振作转让注册商标时，并没有转让枫叶的外观设计专利，而商标和外观专利有一部分堆叠，在这种状况下浮山基业有权运用枫叶图形。工商局立案查询此案，对浮山基业是否有权运用堆叠的这一部分——枫叶和字母Maple组合——作为产品外观设计专利运用有不同观念。
三、商标专用权和外观设计专利权竞合时是否构成侵权的不同观念
榜首观念以为浮山基业能够持续运用枫叶和字母Maple组合作为产品外观设计专利运用，由于外观设计专利在没有被吊销前依然有用。
第二种观念以为不能持续运用，依据《国家工商行政办理局关于处理商标专利权与外观设计专利权抵触问题》(工商标字[1995]第316号)规则“商标的开端审定布告日期先于该外观注册请求日期，在该外观设计专利被吊销或许被宣布无效之前，工商行政办理机关能够按照《中华人民共和国商标法》及时对商标侵权案子进行处理”的规则，由于枫叶和字母Maple组合的商标示册开端审定布告日期先于其外观设计专利，假如答应浮山基业运用其外观设计专利，必定侵略商标专利权。
第三种观念以为，国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的开端审定布告日期先于该外观设注册请求日期”中商标权人和外观设计专利权人应当不是一人的状况，例如在玻璃胶这种产品上甲注册了“枫叶”图画和Maple组合的商标，而乙在玻璃胶这种产品上请求了“枫叶”图画和Maple组合的外观设计专利，在这种状况下判别是否侵权应当以商标的开端审定布告日期和该外观注册请求日期作时刻上的比较，假如“商标的开端审定布告日期先于该外观注册请求日期”那么外观设计专利侵略注册商标专用权，反之商标专用权侵略外观设计专利，不妥的外观设计专利或注册商标应当吊销。假如商标专用权人与外观设计专利权人本来是同一人，权利人转让一个权利保存一个权利，两个权利都有用，相应的权利人在各自的范围内都能够依法行使各自的权利。
四、对注册商标与外观设计专利竞合构成侵权的研讨
笔者以为，浮山基业向哈市振作转让注册商标专用权时应当一起转让外观设计专用权中与注册商标专用权堆叠的那部分权利，或许不得持续运用这部分外观设计专利。
理由是：浮山基业就同一图形既请求了注册商标，又请求了外观设计专利，同一图形上附有两个权利，假如两个权利不一起转让，必定会形成两个权利人在各自权利范围内运用相同的图形，这将形成相关顾客或用户无法经过该图形辨认产品的来历，简单发作误认和误购，本质是既形成了商标不具有显著性，也使外观设计专利失掉新颖性，形成两个权利的混杂，客观上发作产品买卖混杂行为，损害商场买卖次序。因而，作为开端的权利人，浮山基业本着诚实信用的准则应当在转让商标专用权的一起，附随的一起转让与该商标文字、图形或其组合与外观设计专利共同的部分。从案情介绍的状况看，哈市振作受让商标时，并不不知道浮山基业对该部分图形享有专利权，所以才发作其告发浮山基业侵权的问题。假如哈市振作受让时得知对方有外观设计专利并保存，那么哈市振作或许就不赞同受让商标权了。因而，两边其时转让行为的意思表明是否真实是值得研讨的。
当同一图形被同一权利人请求了商标示册，又获得了外观设计专利时，上述行为是否违背商标法和专利法，笔者以为不违背商标法和专利法。理由是商标仍有显著性的特色，专利依然不失其新颖性。原因在于权利人开端注册商标时，对该图形的运用归于合理的自愿的行为，应当归于不影响新颖性的行为。
可是，当同一图形被两个权利人别离请求了商标示册和外观设计专利时，上述行为就涉嫌违背商标法、专利法和反不正当竞争法的规则。理由是此刻商标显著性被损坏，专利也或许失掉新颖性。当然这要看谁开端审定和布告在先。假如商标的开端审定和布告在先，而专利在后，那么商标的依然具有显著性的特色，但外观设计专利没有新颖性的特色。由于此刻外观设计专利图形和文字组合现已在商标布告上布告，归于外观设计失掉新颖性的法定原因之一。一起由于该图形现已请求注册商标，假如别人将该图形作为美化产品的包装或装饰运用，也便是外观设计运用，实践上是等于“在同一种或许相似产品上，将别人注册商标相同或许近似的文字、图形作为产品或许产品装饰运用”，如“足以形成误认”，那么就构成商标侵权。假如外观设计专利开端检查并布告在先，而商标示册在后，那么外观设计专利然契合新颖性的特色，而商标不具有显著性的特色了。理由是此刻假如运用该商标，别人运用该图形作为专利，那么商标已不具有区别产品来历的效果;反之外观设计专利简单混杂产品的来历，使顾客发生该外观便是商标或许与商标示册人之间存在特别联络的错误认识。
2000年8月25日九届人大十七次会议修正了《专利法》，其间第二十三条将原条“颁发专利权的外观设计，应当同请求日曾经的国内外出版物揭露宣布过或许国内揭露运用过的外观设计不相同或许不近似。”修正为“颁发专利权的外观设计，应当同请求日曾经的国内外出版物揭露宣布过或许国内揭露运用过的外观设计不相同和不近似，并不得与别人在先获得的合法权利相抵触。”这条修正实践就为处理专利权与商标专用权、著作权等权利之间的抵触供给了法律依据。(当然，这是本案结案之后的工作。)
笔者以为国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的开端审定布告日期先于该外观设注册请求日期”中商标权人和外观设计专利权人尽管或许是指商标示册人和外观设计专利权人不是一人的状况，但我以为即便是同一人，上述规则相同也是适用的，即看谁的开端审定和布告的日期在先，维护谁的权利，即便权利转让出去，也优先维护在先的权利。
假如权利人保存一个权利，转让一个权利是否违法?这要具体问题具体分析。不论是商标专用权仍是外观设计专利权都有财产权的性质，理论上说，权利人应当充沛的享有所有权，包含处分权。但我以为当权利人保存一个权利转让一个权利，其行使保存的权利会波折受让人行使受让的权利时，转让人得就自己保存的权利天然受到约束。原因是转让人得就转让出去的权利负有权利瑕疵担保责任，当然这儿的瑕疵担保是广义的，包含原权利人行使权利也不得波折受让人行使的权利，就像本案这种景象。
注册商标与外观设计专利发作竞合的状况主要有以下两种状况：一种是经营者把一种图形或图形和文字的组合请求了注册商标，又将包含该图形或图形和文字的组合以及产品包装、装潢一起请求了外观设计专利。另一种状况是甲经营者将一种图形或图形和文字的组合在自己的产品上请求了注册商标，而乙经营者又将与其相同或近似的图形或图形和文字的组合请求了外观设计专利，或许相反，甲请求了外观设计专利，乙请求了注册商标。由于我国商标和外观设计专利别离由两个部分办理，因而同一图形或图形与文字组合或许被两个部别离离颁发商标专用权和外观设计专利权。假如商标和外观设计专利均被核准布告，那么就发作了注册商标和外观设计专利权的竞合。当权利人将注册商标或许外观设计专利转让出去一个，保存一个，那么受让人行使商标专用权或许外观设计专利权时，常常与转让人保存的权利发作抵触，此刻竞合导致抵触，理论和实践中对是否构成侵权，，应当维护哪个权利，约束哪个权利常有不同观念，本文对此进行开端讨论。
二、事例
广东省浮山基业建筑材料有限公司(以下简称浮山基业)是“枫叶”商标开端权利人。“枫叶”商标是国家工商局商标局于1996年2月14日核准在玻璃密封液中运用的注册商标，注册号为814242号，
运用期限至2006年2月13日。
1996年12月6日，浮山基业又将枫叶图形、Maple加上555等图形和文字又请求外观设计专利并获得国家专利局的赞同(见附图2)，专利号为ZL96 3 15798.1.
经比对商标标识和外观设计图样发现“枫叶”及其字母Maple既是商标图画又是外观设计专利图画，但外观设计图画除了“枫叶”及其字母Maple外，还有555及英文字母等图画。
后来浮山基业于1997年5月28日经国家商标局核准将“枫叶”注册商标转让给哈市振作。但外观设计专利没有转让。尔后浮山基业的玻璃胶瓶子上运用“枫叶” 及其字母Maple、555及英文字母等图画，但在“枫叶”图画右上角不再标示注册商标符号R，而哈市振作受让“枫叶”商标后，在玻璃胶瓶子上运用“枫叶” 及其字母Maple、555及英文字母等图画，但在“枫叶”图画右上角标示注册商标符号R.两个企业的产品放在一同，除了上述不同外，浮山基业的“枫叶”图画的色彩稍微浅一些，此外一般顾客施以一般注意力难以发现其他显着不同。
带有555、“枫叶”图画的玻璃胶在哈市玻璃胶商场归于闻名产品。
1999年12月，哈市个体工商户王小唐收到浮山基业发来的带有枫叶图画的玻璃胶530箱。王小唐不知这批产品是否合法，要求浮山基业供给相关依据。浮山基业供给了其享有外观设计专利的证书复印件和佛山市专利事务所出具的浮山基业的ZL96 3 15798.1外观设计专利依然有用的“证明”复印件。浮山基业以为其尽管没有“枫叶”注册商标了，但依然享有枫叶和字母Maple等外观设计专利，去掉注册商标符号后运用枫叶图画和字母Maple并不违法。王小唐相信浮山基业的解说后开端出售这批产品，出售出去浮山基业的玻璃胶15箱，被哈市振作告发。哈市振作以为，浮山基业在转让了“枫叶”注册商标后，持续运用枫叶图画，构成对其侵权的侵权。而浮山基业以为，其向哈市振作转让注册商标时，并没有转让枫叶的外观设计专利，而商标和外观专利有一部分堆叠，在这种状况下浮山基业有权运用枫叶图形。工商局立案查询此案，对浮山基业是否有权运用堆叠的这一部分——枫叶和字母Maple组合——作为产品外观设计专利运用有不同观念。
三、商标专用权和外观设计专利权竞合时是否构成侵权的不同观念
榜首观念以为浮山基业能够持续运用枫叶和字母Maple组合作为产品外观设计专利运用，由于外观设计专利在没有被吊销前依然有用。
第二种观念以为不能持续运用，依据《国家工商行政办理局关于处理商标专利权与外观设计专利权抵触问题》(工商标字[1995]第316号)规则“商标的开端审定布告日期先于该外观注册请求日期，在该外观设计专利被吊销或许被宣布无效之前，工商行政办理机关能够按照《中华人民共和国商标法》及时对商标侵权案子进行处理”的规则，由于枫叶和字母Maple组合的商标示册开端审定布告日期先于其外观设计专利，假如答应浮山基业运用其外观设计专利，必定侵略商标专利权。
第三种观念以为，国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的开端审定布告日期先于该外观设注册请求日期”中商标权人和外观设计专利权人应当不是一人的状况，例如在玻璃胶这种产品上甲注册了“枫叶”图画和Maple组合的商标，而乙在玻璃胶这种产品上请求了“枫叶”图画和Maple组合的外观设计专利，在这种状况下判别是否侵权应当以商标的开端审定布告日期和该外观注册请求日期作时刻上的比较，假如“商标的开端审定布告日期先于该外观注册请求日期”那么外观设计专利侵略注册商标专用权，反之商标专用权侵略外观设计专利，不妥的外观设计专利或注册商标应当吊销。假如商标专用权人与外观设计专利权人本来是同一人，权利人转让一个权利保存一个权利，两个权利都有用，相应的权利人在各自的范围内都能够依法行使各自的权利。
四、对注册商标与外观设计专利竞合构成侵权的研讨
笔者以为，浮山基业向哈市振作转让注册商标专用权时应当一起转让外观设计专用权中与注册商标专用权堆叠的那部分权利，或许不得持续运用这部分外观设计专利。
理由是：浮山基业就同一图形既请求了注册商标，又请求了外观设计专利，同一图形上附有两个权利，假如两个权利不一起转让，必定会形成两个权利人在各自权利范围内运用相同的图形，这将形成相关顾客或用户无法经过该图形辨认产品的来历，简单发作误认和误购，本质是既形成了商标不具有显著性，也使外观设计专利失掉新颖性，形成两个权利的混杂，客观上发作产品买卖混杂行为，损害商场买卖次序。因而，作为开端的权利人，浮山基业本着诚实信用的准则应当在转让商标专用权的一起，附随的一起转让与该商标文字、图形或其组合与外观设计专利共同的部分。从案情介绍的状况看，哈市振作受让商标时，并不不知道浮山基业对该部分图形享有专利权，所以才发作其告发浮山基业侵权的问题。假如哈市振作受让时得知对方有外观设计专利并保存，那么哈市振作或许就不赞同受让商标权了。因而，两边其时转让行为的意思表明是否真实是值得研讨的。
当同一图形被同一权利人请求了商标示册，又获得了外观设计专利时，上述行为是否违背商标法和专利法，笔者以为不违背商标法和专利法。理由是商标仍有显著性的特色，专利依然不失其新颖性。原因在于权利人开端注册商标时，对该图形的运用归于合理的自愿的行为，应当归于不影响新颖性的行为。
可是，当同一图形被两个权利人别离请求了商标示册和外观设计专利时，上述行为就涉嫌违背商标法、专利法和反不正当竞争法的规则。理由是此刻商标显著性被损坏，专利也或许失掉新颖性。当然这要看谁开端审定和布告在先。假如商标的开端审定和布告在先，而专利在后，那么商标的依然具有显著性的特色，但外观设计专利没有新颖性的特色。由于此刻外观设计专利图形和文字组合现已在商标布告上布告，归于外观设计失掉新颖性的法定原因之一。一起由于该图形现已请求注册商标，假如别人将该图形作为美化产品的包装或装饰运用，也便是外观设计运用，实践上是等于“在同一种或许相似产品上，将别人注册商标相同或许近似的文字、图形作为产品或许产品装饰运用”，如“足以形成误认”，那么就构成商标侵权。假如外观设计专利开端检查并布告在先，而商标示册在后，那么外观设计专利然契合新颖性的特色，而商标不具有显著性的特色了。理由是此刻假如运用该商标，别人运用该图形作为专利，那么商标已不具有区别产品来历的效果;反之外观设计专利简单混杂产品的来历，使顾客发生该外观便是商标或许与商标示册人之间存在特别联络的错误认识。
2000年8月25日九届人大十七次会议修正了《专利法》，其间第二十三条将原条“颁发专利权的外观设计，应当同请求日曾经的国内外出版物揭露宣布过或许国内揭露运用过的外观设计不相同或许不近似。”修正为“颁发专利权的外观设计，应当同请求日曾经的国内外出版物揭露宣布过或许国内揭露运用过的外观设计不相同和不近似，并不得与别人在先获得的合法权利相抵触。”这条修正实践就为处理专利权与商标专用权、著作权等权利之间的抵触供给了法律依据。(当然，这是本案结案之后的工作。)
笔者以为国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的开端审定布告日期先于该外观设注册请求日期”中商标权人和外观设计专利权人尽管或许是指商标示册人和外观设计专利权人不是一人的状况，但我以为即便是同一人，上述规则相同也是适用的，即看谁的开端审定和布告的日期在先，维护谁的权利，即便权利转让出去，也优先维护在先的权利。
假如权利人保存一个权利，转让一个权利是否违法?这要具体问题具体分析。不论是商标专用权仍是外观设计专利权都有财产权的性质，理论上说，权利人应当充沛的享有所有权，包含处分权。但我以为当权利人保存一个权利转让一个权利，其行使保存的权利会波折受让人行使受让的权利时，转让人得就自己保存的权利天然受到约束。原因是转让人得就转让出去的权利负有权利瑕疵担保责任，当然这儿的瑕疵担保是广义的，包含原权利人行使权利也不得波折受让人行使的权利，就像本案这种景象。